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Las marcas semejantes

  • Por:Manel
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El Tribunal Supremo en Sentencia de 20 de junio de 2016 viene a consolidar el procedimiento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido decantando a fin de poder distinguir, en Derecho, marcas semejantes, con los efectos que puede tener para empresas y particulares.

En este sentido 2016 ha sido un año en el que la Sala 1ª se ha pronunciado sobre el asunto, al menos en las sentencias núm.  98/2016, de 19 de febrero ECLI:ES:TS:2016:516, 302/2016, de 9 de mayo, ECLI:ES:TS:2016:1903, o 382/2016, de 19 de mayo, ECLI:ES:TS:2016:2615.

Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (Sentencia TJUE de 11 de noviembre de 1997), caso Sabel. Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas.

Si las marcas en conflicto son denominativas simples, deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad (Sentencia dictada en casación por TJUE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99, en  el asunto Baby-Dry) 

Conforme al artículo 6.1 b) LM , tal y como hace el artículo 4.1 b) de la directiva 89/104/CEE la comparación entre dos marcas requiere el análisis de los dos elementos que las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas.

El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un ius prohibendi en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados. Así lo declaró el TJUE  en la sentencia 29 de septiembre de 1998, C-39/1997, caso Canon, al decir que: para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (…), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario.

El Tribunal de Justicia no solo se refiere a la necesaria concurrencia de la doble semejanza entre los signos y su ámbito aplicativo, sino que también señala la mutua interrelación entre ambos. En la misma sentencia del caso Canon antes citada dijo:

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.

Acerca de Manel

Magistrado con veinte años de experiencia en materia penal y Derecho de la Unión Europea.

Publicado en: Derecho Europeo, Derecho Mercantil, Marcas

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